Отказ Роспатента: причины и стратегии в 5 реальных кейсах

Автор: Игорь Устюжанинов

Юрист патентного бюро «Железно»

Регистрация товарного знака — процесс непредсказуемый. Вы вкладываете время и деньги в разработку бренда, подаёте заявку — и получаете отрицательное решение от Роспатента. Многие на этом сдаются, считая отказ окончательным.

Но отказ — это не приговор. В большинстве случаев решение можно оспорить, если знать, на каком основании оно вынесено и как выстроить стратегию защиты.

В этой статье разберём причины отказов, а затем покажем на пяти реальных примерах из практики патентного бюро «Железно», как можно отстоять свой бренд.

Основания для отказа в регистрации товарного знака

Роспатент проверяет каждую заявку на соответствие требованиям Гражданского кодекса РФ: основания содержатся в ст. 1483 ГК РФ. Если обозначение не проходит экспертизу, заявитель получает предварительный отказ с указанием конкретных оснований. Наиболее распространённых – восемь.

Введение потребителя в заблуждение

Если название, логотип или другие элементы товарного знака могут создать у покупателя ложное представление о товаре, его производителе или месте производства, Роспатент откажет в регистрации.

Это касается нескольких аспектов: места производства и местонахождения производителя, самого производителя и сведений о товаре.

Пример:

Компания из Подмосковья подаёт заявку на знак «Швейцарский стандарт» для линейки часов. Роспатент отклоняет заявку, поскольку название формирует у потребителя ожидание, что продукция произведена в Швейцарии. Аналогично были бы отклонены обозначения вроде Italian Leather для сумок российского производства — покупатель вправе рассчитывать на итальянское происхождение товара.
Противоречие общественным интересам и нормам морали

Обозначения, которые содержат нецензурные, оскорбительные или провокационные элементы, не подлежат регистрации. Оценка носит субъективный характер — эксперт Роспатента определяет, может ли знак вызвать негативную реакцию у значительной части потребителей.

Пример:

Отказ в регистрации товарного знака получил интернет-магазин нижнего белья Cicipici: эксперты решили, что элементы бренда носят непристойный характер.
Сходство с наименованием места происхождения товара (НМПТ)

НМПТ — это особый вид обозначения, указывающий на географическое происхождение товара, качество которого определяется природными условиями или традициями данной местности. Такие наименования находятся под усиленной защитой.

Пример:

Попытка зарегистрировать товарный знак «Вологодский премиум» для молочной продукции будет отклонена. «Вологодское масло» — зарегистрированное НМПТ, и со словом "вологодский" или производным от него не получится зарегистрировать товарный знак на молочную продукцию.

То же касается «Тульского пряника», «Оренбургского пухового платка» и других защищенных наименований.
Использование государственной символики или изображений культурных и природных ценностей

Государственные гербы, флаги, эмблемы международных организаций, а также изображения объектов культурного наследия нельзя включать в товарные знаки без специального разрешения.

Пример:

Дизайнер разрабатывает логотип для сувенирной продукции, включив в него флаг РФ. В этом случае потребуется согласие от Геральдического совета при Президенте РФ. Если оно будет получено, элементы государственной символики указываются в заявке на регистрацию товарного знака в качестве неохраняемых элементов.
Неохраняемые элементы в составе знака

Если товарный знак полностью состоит из общеупотребительных слов, описательных характеристик товара или общепринятых обозначений, ему будет отказано в регистрации. Такие элементы не обладают различительной способностью — они описывают товар, а не выделяют его среди конкурентов.

Пример:

Название «Свежий хлеб» для пекарни будет отклонено — оно лишь описывает свойство продукта. Также не регистрируются общепринятые сокращения (ООО, ИП), указания на вид товара (молоко, обувь), общепринятые знаки и символы (?, #, °C, $).

Слова, указывающие на вид товара (хлеб, пломбир) не охраняются, но можно зарегистрировать логотип с использованием этих слов
Сходство с названием известного произведения или персонажа

Названия литературных, кинематографических и других произведений, а также имена известных персонажей охраняются авторским правом. Регистрация товарного знака с такими элементами без согласия правообладателя невозможна.

Пример:

Предприниматель подает заявку на товарный знак «Чебурашка» для линейки детских игрушек. Роспатент отказывает — персонаж принадлежит правообладателям, и без их письменного согласия использование этого имени в коммерческих целях недопустимо.
Совпадение с именем известной личности

Имя, псевдоним или портрет известного человека нельзя зарегистрировать как товарный знак без его письменного согласия — или, в случае умершего лица, без согласия наследников.
Сходство с другим товарным знаком или заявкой на регистрацию

Это самое частое основание для отказа. Если поданное обозначение сходно до степени смешения с уже зарегистрированным знаком или с более ранней заявкой в тех же или смежных классах МКТУ, регистрация невозможна.

Сходство оценивается по трём критериям:
- фонетическому (звучание),
- графическому (визуальное сходство),
- семантическому (смысловое значение).
Достаточно совпадения хотя бы по одному из них.

Пример:

Знаки “Каптика” и Kanmuka написаны на разных языках, но визуально они похожи. Знаки TRIOKO и TROIKO отличаются порядком букв, но общему восприятию они тоже схожи. Edison Home и Edison House. Home и House — синонимы (с англ. “дом”, «жилище»). Знаки имеют практически одинаковое значение, а значит, они сходны. Единственный выход — договориться с правообладателем о получении письма-согласия или существенно изменить свое обозначение

Неочевидные причины отказа

Помимо формальных оснований, существуют ситуации, когда отказ становится следствием ошибок самого заявителя. Роспатент не виноват — проблема в подготовке.

Некачественная проверка бренда перед подачей заявки

Многие предприниматели подают заявку, проверив название только через бесплатные онлайн-сервисы или вовсе ограничившись поиском в интернете. Такие инструменты не дают полной картины.

Пример:

Владелец кафе проверил название MorningBrew через онлайн-сервис и не нашел совпадений. Но на стадии экспертизы выяснилось, что за две недели до его заявки другая компания подала заявку на знак Morning Brew в том же классе. Итог — отказ, потерянное время и деньги на госпошлину. Профессиональная проверка с анализом сходства выявила бы эту проблему еще до подачи заявки.

Несвоевременные или неграмотные ответы на запросы Роспатента

В процессе экспертизы Роспатент может направить заявителю запрос — при подаче заявки не хватило какого-то документа или же обозначение не соответствует какому-либо требованию. Заявителю дается время, чтобы исправить недочеты или представить доводы в защиту обозначения. Очень важно ответить вовремя и грамотно. Иначе заявку можно потерять

Пример:

Предприниматель получил предварительный отказ по основанию сходства с чужим знаком. Вместо того чтобы подготовить аргументированный ответ с анализом различий и ссылками на судебную практику, он написал короткое письмо: «Наши знаки разные, прошу пересмотреть решение». Роспатент не учел такое обоснование и вынес решение об отказе. А ведь грамотный ответ с разбором фонетических, графических и семантических отличий мог изменить исход дела.

Наши кейсы – как раз об этом.

5 реальных кейсов: как предприниматели отстояли свои бренды

Теория — это важно, но ничто не убеждает лучше реальных историй. Вот пять случаев из практики патентного бюро «Железно», когда отказ Роспатента удалось преодолеть благодаря грамотной стратегии.

Кейс 1. Harmful — когда «вредный» бренд оказался безобидным

Предпринимательница создала молодежный бренд одежды Harmful. Название дерзкое, запоминающееся — идеально для целевой аудитории. Проблема в одном: дословный перевод с английского — «вредный, опасный». Для Роспатента это стало основанием для отказа: обозначение, по мнению эксперта, противоречило общественным интересам.

Специалисты «Железно» решили проверить, действительно ли российские потребители воспринимают это слово негативно. Было опрошено около 2 000 респондентов. Результаты оказались показательными: 80% не знали перевода слова Harmful, лишь 43% смогли перевести его верно, а около 60% не считали название противоречащим общественным интересам.

Кроме того, эксперты привели в пример уже зарегистрированные знаки с аналогичной «негативной» семантикой: Bad (плохой), Sinful (греховный), Dangerous (опасный).

Для усиления позиции из заявки были исключены детские, медицинские и религиозные товары. В итоге Палата по патентным спорам, где решалась судьба знака, признала слово «вредный» многозначным. Само по себе оно не оскорбляет человеческое достоинство и не является непристойным. Товарный знак Harmful был зарегистрирован.

Кейс 2. MINIMALIST — когда нужный бренд уже занят

Предприниматель развивал бренд ювелирных украшений MINIMALIST. При подаче заявки выяснилось, что в реестре уже есть два знака, мешающих регистрации: The Minimalist и MINIMALUST — оба в смежных классах.

Патентный поверенный выстроил стратегию работы с каждым из правообладателей отдельно. Владелец знака The Minimalist не вёл деятельности в интересующем клиента 14-м классе МКТУ (ювелирные изделия). Удалось договориться о продаже прав на знак именно для этого класса и оформить договор отчуждения через Роспатент.

Со вторым знаком — MINIMALUST — ситуация сложилась иначе. Его владелец закрыл ИП, что формально давало основание для аннулирования знака. Однако бывший предприниматель хотел сохранить обозначение. Вместо длительной процедуры аннулирования удалось найти компромисс: правообладатель уступил знак в нужном 14-м классе. Его письменное согласие приложили к заявке — и Роспатент выдал свидетельство о регистрации.

Кейс 3. VOLKSAUFZUG — согласие от автомобильного гиганта

Предприниматель подал заявку на товарный знак VOLKSAUFZUG для лифтов и подъемного оборудования. В ответ пришёл предварительный отказ — и причина оказалась неожиданной.

Компания Volkswagen направила в Роспатент возражение, посчитав обозначение сходным со своим товарным знаком. Вести переговоры с одним из крупнейших автоконцернов мира — задача нетривиальная. Был реальный риск, что Volkswagen откажется обсуждать вопрос. Но патентный поверенный подготовил аргументированную позицию: сферы деятельности двух компаний принципиально различны (автомобили и лифтовое оборудование), а сами обозначения отличаются по звучанию и смыслу. Стратегия сработала.

Представители Volkswagen согласились с доводами и дали письменное согласие на регистрацию бренда VOLKSAUFZUG. Товарный знак был официально зарегистрирован.

Кейс 4. MIO BOUTIQUE — доказали уникальность среди похожих знаков

Клиент обратился за регистрацией товарного знака MIO BOUTIQUE для шоурума женской одежды. Случай оказался непростым: в реестре уже числилось несколько сходных обозначений в той же сфере — MIO, MIO shoes & accessories и «МИО обувь & аксессуары». Именно на них сослался Роспатент, вынося предварительный отказ.

Эксперты бюро выстроили защиту по нескольким направлениям. Во-первых, подчеркнули семантическое различие: MIO BOUTIQUE переводится с итальянского как «мой бутик» — это цельное словосочетание с самостоятельным значением, тогда как MIO и МИО — лишь местоимение. Во-вторых, доказали фонетическое отличие: заявленное название длиннее, содержит больше звуков и букв. В-третьих, обратили внимание, что элементы «shoes & accessories» и «обувь & аксессуары» в знаках-противопоставлениях являются неохраняемыми, то есть не формируют их индивидуальность.

Дополнительно нашли прецеденты — уже зарегистрированные бренды, в которых слово BOUTIQUE получило правовую охрану. Роспатент принял все доводы и зарегистрировал товарный знак MIO BOUTIQUE.

Кейс 5. Lacinia — косметический бренд, который не ввёл в заблуждение

Предпринимательница решила зарегистрировать товарный знак Lacinia для торговли косметикой. Роспатент вынес отказ по неожиданной причине: эксперт обнаружил в интернете сайт турецкой компании с точно таким же названием, также работающей в сфере косметики. По мнению ведомства, существовал риск введения российских потребителей в заблуждение.

Решение нашлось благодаря внимательному анализу фактов и обширной судебной практике. Специалисты бюро зафиксировали ключевые обстоятельства: сайт турецкой Lacinia не содержал ни слова на русском языке, оформить заказ на нём было невозможно (процесс обрывался на стадии корзины), а сама косметика не поставлялась за пределы Турции.

Вывод был очевиден: два товара не могут конкурировать друг с другом, если один из них вовсе не представлен на российском рынке. Роспатент принял эти аргументы. Предпринимательница получила долгожданное свидетельство о регистрации.

Как увеличить шансы на регистрацию товарного знака

Отказ Роспатента — это не конец, а начало работы. Даже сложные ситуации поддаются решению при грамотном подходе.

Качественно проверяйте знак перед подачей заявки

Онлайн-сервис – это хороший старт. Но профессиональная проверка по закрытым базам Роспатента даст несравнимо больше. Анализ фонетического, графического и семантического сходства позволит выявить потенциальные препятствия заранее. А в случае необходимости – доработать знак до проходного. Это экономит месяцы ожидания и деньги на госпошлины. В патентном бюро «Железно» такая проверка – бесплатная услуга, которая ни к чему вас не обязывает

Своевременно и грамотно отвечайте на запросы Роспатента

Предварительный отказ — это приглашение к диалогу, а не окончательный вердикт. У вас есть шесть месяцев на подготовку аргументированного ответа. Используйте это время: соберите доказательства, проанализируйте судебную практику, подготовьте опросы или экспертные заключения, если это необходимо.

Обратитесь за помощью к профессионалам

Патентные поверенные знают процедуру изнутри, имеют опыт переговоров с правообладателями и понимают, какие аргументы работают в Палате по патентным спорам. Грамотная юридическая поддержка способна превратить отказ в успешную регистрацию.

Часто задаваемые вопросы

Да. Заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам при Роспатенте в течение четырех месяцев с даты получения решения об отказе. Если Палата подтвердит отказ, решение можно обжаловать в Суде по интеллектуальным правам.

Палата по патентным спорам рассматривает возражения в срок до четырёх месяцев с момента подачи. На практике сроки могут варьироваться. Если дело переходит в суд, процесс может занять от шести месяцев до года.

Есть несколько вариантов: получить письмо-согласие от правообладателя похожего знака, договориться о покупке прав на знак в нужном вам классе МКТУ или выкупить его полностью, доказать различие знаков по фонетическим, графическим или семантическим признакам, а также аннулировать чужой знак, если его владелец не использует его более трёх лет.

Закон не обязывает привлекать поверенного — заявитель вправе действовать самостоятельно. Однако практика показывает, что профессиональное сопровождение существенно повышает шансы на положительный исход, особенно в спорных случаях. Патентный поверенный знает процедуру, владеет судебной практикой и умеет выстраивать стратегию защиты.

Да, закон это допускает. Однако если основание для отказа не устранено, результат будет тем же. Перед повторной подачей рекомендуется проанализировать причины отказа, при необходимости доработать обозначение и провести повторную проверку. Иногда эффективнее оспорить первоначальный отказ, чем подавать заявку заново.

Единственный надежный способ — провести полную проверку по базам Роспатента и в сети Интернет до подачи заявки. Это включает поиск зарегистрированных товарных знаков, поданных заявок и НМПТ с анализом сходства по всем критериям. Бесплатные сервисы показывают лишь часть информации и не заменяют профессиональный поиск.

Получите консультацию эксперта БЕСПЛАТНО

проверим название и дадим письменный отчет о возможности регистрации
просчитаем риски и разработаем стратегию регистрации (доработаем знак или договоримся с правообладателем о получении письма-согласия)